LA DILIGENCE RAISONNABLE EN PI : UN IMPÉRATIF COMMERCIAL ET NON UNE FORMALITÉ

Dans l'économie actuelle axée sur l'innovation, la propriété intellectuelle (PI) constitue souvent l'actif le plus précieux d'une entreprise — et pourtant le moins bien compris. Lorsque les organisations créent, acquièrent ou commercialisent de la PI, elles mettent fréquemment l’accent sur la rapidité et les occasions d’affaires. Ce qui est souvent négligé, c’est de vérifier si cette PI peut réellement être utilisée comme prévu. C'est précisément à ce moment que la diligence raisonnable devient essentielle.

Qu’est-ce que la diligence raisonnable en PI

À la base, la diligence raisonnable est en une enquête menée avant de prendre une décision importante, afin de s'assurer que les risques et les opportunités sont correctement évalués. Dans le domaine de la PI, elle permet de confirmer que les actifs peuvent être utilisés, commercialisés, transférés ou exploités comme prévu, sans obstacle juridique ou contractuel inattendu.

La diligence raisonnable en matière de PI consiste à recueillir et à analyser des informations juridiques, financières et techniques liées à la création et au développement de la PI. Elle permet de clarifier l’origine de la PI, d’identifier les personnes qui y ont contribué et de déterminer les droits ou restrictions susceptibles d’en affecter l’utilisation future. Ce processus devient particulièrement important lorsque la PI est concédée sous licence, transférée ou intégrée à une transaction commerciale plus large. En son absence, les organisations risquent de découvrir trop tard que leur PI est grevée de droits de tiers, de limitations contractuelles ou de problèmes de propriété non résolus.

Retracer l’origine de la PI

Un élément central de la diligence raisonnable en matière de PI consiste à reconstituer l’historique de son développement, c’est‑à‑dire à identifier l’origine de l’idée et les personnes qui ont contribué à sa transformation en un actif tangible. Cela implique notamment de déterminer si la PI a été créée exclusivement par des employés ou si des consultants, sous‑traitants ou partenaires de recherche y ont participé. Dans chaque cas, il est essentiel de vérifier que les questions de propriété et de cession ont été correctement traitées dans les contrats de travail, de R‑D ou de services. Lorsque les dispositions contractuelles sont ambiguës ou incomplètes, les entreprises peuvent se retrouver avec une copropriété ou des droits limités, susceptibles de restreindre l’utilisation future de la PI.

La PI intégrée ou préexistante

Un autre volet essentiel de la diligence raisonnable consiste à identifier toute PI intégrée ou préexistante. Les logiciels, par exemple, peuvent incorporer des composants open source, du code de tiers ou d’autres éléments préexistants, chacun étant assorti de droits et d’obligations qui lui sont propres.

Les entreprises s’appuient de plus en plus sur des technologies axées sur les données et les outils fondés sur l’IA; cette analyse doit donc également s’étendre aux ensembles de données et aux modèles utilisés. Elle implique notamment de vérifier la provenance des données d’entraînement, de comprendre les droits associés aux jeux de données et aux algorithmes, et d’évaluer l’utilisation de composants open source ou d’IA pré-entraînés. La prudence est de mise : certaines licences ou conditions d’utilisation des données peuvent restreindre la commercialisation, la distribution ou la modification des résultats développés.

Ainsi, l’identification et la compréhension de ces contraintes, dès les premières étapes du développement, permettent aux entreprises d’évaluer les risques, d’assurer la conformité et, au besoin, d’envisager des solutions techniques alternatives.

Collaboration, financement et répartition des droits

La PI est fréquemment développée en collaboration avec des universités, des établissements de recherche ou d’autres entreprises. La diligence raisonnable permet de clarifier la manière dont les droits de PI ont été répartis entre les collaborateurs et ce que chaque partie est en droit de faire avec la PI résultante.

Les mécanismes de financement — subventions, ententes avec des investisseurs, programmes publics — peuvent également imposer des obligations de reddition de comptes ou prévoir des droits conservés par le bailleur de fonds. L’identification rapide de ces obligations est essentielle avant toute cession ou commercialisation de la PI.

L'évaluation de la maturité technologique et protection de la PI

Au‑delà des questions de propriété, la diligence raisonnable vise à évaluer la fonctionnalité et le niveau de maturité opérationnelle de la technologie. Cela comprend notamment la vérification des essais effectués, l’identification des personnes qui les ont réalisés, l’analyse des résultats obtenus, ainsi que la confirmation que le cycle de développement peut être retracé au moyen de rapports techniques, de spécifications ou du code source.

La diligence raisonnable permet également d’évaluer la manière dont la PI est protégée. Cela implique de vérifier l’existence de brevets, de dessins industriels, de marques de commerce, de droits d’auteur ou d’autres formes de protection, de déterminer à quel moment ces protections ont été obtenues et d’évaluer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la protection.

Enfin, tout aussi important, la diligence raisonnable permet d’identifier ce qui fait défaut : lacunes dans la documentation, dépôts incomplets ou stratégies de protection qui ne sont pas alignées avec les objectifs commerciaux. Ces absences peuvent être aussi révélatrices que les informations disponibles, car elles signalent des risques, des faiblesses ou des contraintes futures.

Pièges courants et leurs conséquences

L’absence d’ententes de cession signées par les employés ou des sous‑traitants, l’utilisation non répertoriée de composants de tiers ou open source, des droits mal définis dans le cadre de collaborations, ou encore des lacunes dans la documentation technique peuvent tous créer une incertitude quant à la propriété et à la maturité de la PI. Lorsque ces problèmes émergent, ils peuvent entraîner des retards dans les transactions, une diminution de la valeur de l’entreprise, des révisions techniques obligatoires ou des restrictions quant à l’utilisation de la PI.

Ces risques ne sont pas théoriques. À titre d’exemple, une entreprise de logiciels en forte croissance qui se prépare à une acquisition majeure. Les revenus sont solides, l’adoption par les clients est au rendez‑vous et le produit est prêt. Toutefois, lors de la diligence raisonnable effectuée en fin de parcours, l’acquéreur découvre qu’un module central de la plateforme repose sur du code open source régi par une licence de type copyleft, laquelle oblige l’entreprise à rendre l’ensemble de son code source public en cas de distribution commerciale. L’acquéreur suspend la transaction, la valorisation chute de manière significative, l’entreprise doit reconstruire entièrement le module concerné — retardant la transaction de plusieurs mois — la confiance des investisseurs s’érode et le pouvoir de négociation de l’entreprise disparaît. Le tout en raison d’un seul composant intégré qui n’avait jamais été identifié, retracé ou analysé.

Ainsi, un processus de diligence raisonnable rigoureux et bien structuré permet d’anticiper et d’éviter ce type de situation, en transformant des obstacles potentiels en une occasion de renforcer l’actif de PI, avant d’arriver à la table de négociation.

Transformer la diligence raisonnable en avantage stratégique

Bien exécutée, la diligence raisonnable va au‑delà d’un simple exercice de réduction des risques. Elle renforce le pouvoir de négociation, accélère la conclusion des transactions, accroît la confiance des investisseurs et aligne l’innovation sur les objectifs commerciaux à long terme. Elle apporte la clarté nécessaire pour avancer avec assurance, que l’objectif soit de commercialiser une innovation, de conclure des partenariats ou de se préparer à une transaction. En identifiant les risques en amont et en confirmant les droits et obligations, la diligence raisonnable transforme l’incertitude en une prise de décision éclairée et proactive.

Pour les organisations qui développent, acquièrent ou exploitent de la PI, poser les bonnes questions aujourd’hui permet d’éviter des surprises coûteuses demain. Chez HDC, nous aidons les entreprises à cartographier leur écosystème de PI, à identifier les risques dès les premières étapes du développement et à prendre des décisions éclairées qui protègent la valeur et favorisent une croissance durable.

LA CLARTÉ EST LE POINT DE DÉPART DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES!